Визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг: судова практика

Дата публікації: вт, 09/29/2020 - 20:24

 

Фонетична схожість протиставлених знаків для товарів і послуг може бути менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари, споживач сприймає упаковку та не аналізує окреме слово

Постанова КГС ВС від 09.06.2020 № 910/15741/17:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89767999


 

Ключові тези:
 

1.1. ПАТ «Дарниця» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг, а також просило зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (правонаступником якого є Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

1.2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи, статей 15, 16, 20, 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), абзацу другого пункту третього статті 6 та статті 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689) та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2,6, 4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивована невідповідністю знака «ЦИТРАМОН-здоров`я» за свідоцтвом України № 225918 умовам надання правової охорони, оскільки він є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ «Дарниця» знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України № 161029 для таких самих та однорідних товарів.

2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 10.09.2018 (суддя Гумега О. В.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2020, позов задоволено повністю.

2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 418, 420, 492, 494 ЦК України, статті 5, абзацу другого пункту третього статті 6, статті 19 Закону № 3689, пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Постанова № 3771) та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.8 Правил мотивовано тим, що знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-здоров`я» за свідоцтвом України № 225918 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ «Дарниця» знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України № 161029 для таких самих та однорідних товарів.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

7. Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

7.1. Причиною даного спору є питання щодо наявності правових підстав для визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 саме на комбінований знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-здоров`я», оскільки, як вважає позивач, він є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ «Дарниця» комбінованим знаком для товарів і послуг «Цитрамон» за свідоцтвом України № 161029 для таких самих та однорідних товарів.

Отже, ПАТ «Дарниця» було визначено предмет і підстави позову, відповідно до яких воно вважає наявність у ТОВ «Здоров`я» комбінованого знака «ЦИТРАМОН-здоров`я» у кольорі порушенням його інтелектуальних прав на комбінований знак «Цитрамон» у кольорі, що є спором з інтелектуальної власності.

7.2. Згідно зі статтею 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону № 3689 не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону № 3689 визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

7.3. Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку;
Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.
При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.
Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

7.4. Попередні судові інстанції під час дослідження та оцінки Висновку № 013-СІВ/17 заначили, що експертом використовувалися, зокрема, Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (далі - Методичні рекомендації). За приписами пункту 11.1.12 Методичних рекомендацій зазначено, що у комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам`ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.
 

Разом з тим місцевий та апеляційний суди, оцінюючи Висновок № 013-СІВ/17, зазначили, що дослідження експертом елементів комбінованого знака за свідоцтвом № 225918 показало, що основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження, є «Цитрамон-здоров`я», що розташоване на фіолетовому фоні, словесні позначення «ЗТ» та «фармацевтична компанія» викладені настільки дрібним шрифтом, що практично унеможливлює їх сприйняття. Водночас основним елементом, який може впливати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження знака за свідоцтвом № 161029 , є слово «Цитрамон», що розташоване на зеленому фоні. Знаки відрізняються за загальним зоровим враженням, але є схожими за фонетичними і семантичними ознаками.

7.5. Водночас за приписами цього ж пункту 11.1.12 Методичних рекомендацій зазначено, що під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.
При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів у комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.
Зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення.
Ступінь вагомості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента. Зазначені чинники можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

Разом з тим місцевим та апеляційним судами цього не було враховано та не з`ясовано, чи були враховані при визначенні схожості між собою знаків за свідоцтвами № 225918, № 161029 у Висновку № 013-СІВ/17 графічна частина у вигляді червоного кола з кутом, оскільки зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції, як і зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення, що впливає на загальне враження, яке передається знаком за свідоцтвом № 225918.

7.6. Крім того, попереднім судовим інстанціям необхідно було оцінити Висновки № 013-СІВ/17, № 10-10/17 та № 21-06/19 з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні.

Схожість до ступеня змішуваності може базуватися на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Позначення у вигляді слова/слів у кольорі, графічного елемента в кольорі та кольору, на якому вони розміщені, може бути достатнім, щоб виключити схожість.

До того ж фонетична схожість протиставлених знаків для товарів і послуг може бути також менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окреме слово.

Таку правову позицію було викладено в постанові Верховного Суду від 15.07.2019 зі справи № 910/18587/16, що не було враховано апеляційним господарським судом.

До того ж споживач, який здійснює купівлі фармацевтичних препаратів, є більш прискіпливим до товарів у фармацевтичній галузі ніж, зокрема, у продовольчій.

7.7. Між тим при порівнянні товарних знаків, які мають загальний елемент, слід було встановити, чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент «Цитрамон». Це має істотне значення для висновку щодо можливості сплутування.
Проте попередніми судовими інстанціями цього зроблено не було та не було з`ясовано, чи було це зроблено експертами у Висновках № 013-СІВ/17, № 10-10/17 та № 21-06/19.

7.8. Торговельна марка позивача відповідно до свідоцтва України № 161029 - це не словесне позначення «Цитрамон», виконане стандартним шрифтом чорного кольору на білому фоні, що надавало б йому (словесній частині) максимальний захист, а комбіноване позначення, виконане у формі прямокутника зеленого кольору, на якому розміщено виконаний кириличними прямими літерами (перша заголовна, інші рядкові) білого кольору напис «Цитрамон», що підсилює значення саме кольорів та зображувальних елементів. Цього судами враховано не було.

7.9. Суд апеляційної інстанції безпідставно послався на постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/4796/18 (залишена без змін постановою Верховного Суду від 08.10.2019) та постанову Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 910/7661/17, оскільки предмети позовів у них є різними: в першому випадку йдеться про визнання недійсним свідоцтва України № 234000 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН-ЗДОРОВ`Я» (чорно-білий); у другому - заборонено використання незареєстрованого позначення з іншими зображувальними ознаками (зокрема щодо кольорів), яке використовувала юридична особа, що не бере участі в даному провадженні (товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я»).

7.10. Отже, оскаржувані судові рішення не містять належного мотивування висновків щодо схожості торговельних марок, що порівнюються, які ґрунтувалися б на фактичних ознаках зареєстрованих знаків, враховували б їх призначення, конкурентну базу (кількість виробників, що використовують тотожні або схожі позначення) та обізнаність споживачів фармацевтичного ринку.

8. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

8.1. З огляду на наведене Верховний Суд дійшов висновку, що судами попередніх інстанцій належним чином не з`ясовано й не перевірено усіх обставин справи та пов`язаних з ними доказів, що є порушенням вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Викладене згідно з частиною третьою статті 310 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваного судового рішення, а оскільки припис частини другої статті 300 названого Кодексу містить заборону для суду касаційної інстанції щодо вчинення процесуальних дій, пов`язаних із встановленням обставин справи та оцінкою доказів, - то й для передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

8.2. У такому розгляді судам необхідно врахувати викладене, здійснити належну перевірку доказами обставин, зазначених у цій постанові, надати відповідним доказам та доводам належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути здійснено й розподіл усіх судових витрат у даній справі.

 

Центр дослідження судової практики

Схожі публікації

відео / фото